實用新型專利侵權一般適用的判定規則

我國《專利法》將專利分為三種，發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。其中，發明專利和實用新型專利的侵權判定規則與外觀設計專利的侵權判定規則大有不同，因而，需要根據不同專利類型分別適用不同的侵權判定規則。

對于發明專利、實用新型專利侵權案件，法院在判定是否構成侵權時一般會適用以下判定規則：1. 審查涉案專利的有效性。2. 確定專利權的保護范圍。3. 確定侵權產品或方法是否落入專利權的保護范圍。4. 確定被告的抗辯理由是否成立。具體分析如下。

法院在審查涉案專利的有效性問題中，會涉及以下幾個問題，筆者分別論述如下。

（一）   原告需提交實用新型專利的專利權評價報告

在發明專利的申請過程中，國務院專利行政部門會對發明專利進行初步審查和實質審查。然而，對于實用新型專利和外觀設計專利的申請過程中，國務院專利行政部門只對實用新型專利和外觀設計專利進行形式審查，并未進行實質性審查，因而，未經過實質性審查的專利其穩定性不足。

根據《專利法》第六十六條規定，專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據；專利權人、利害關系人或者被控侵權人也可以主動出具專利權評價報告。

根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定(2020修正)》第四條，根據案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果。

因而，在實用新型專利、外觀設計專利的侵權案件中，原告一般需要提交一份專利權評價報告給法院，以證明其實用新型專利已經過國家知識產權局的實質性審查，具有穩定性的特點。若原告不提交專利權評價報告，會面臨不利后果，比如不予立案，駁回起訴等。

比如，在寧波供享農業科技有限公司訴寧波市鄞州潘火恬恬小吃店等侵害外觀設計專利權糾紛一案[1]中，法院認為，由于涉案的專利系外觀設計專利，未經實質審查，具有相對不穩定的特點，在該案審理過程中，法院向原告釋明，要求其提交檢索報告或專利權評價報告，原告一直未能提交。另一方面，被告提交了現有設計抗辯和先用權抗辯的初步證據，在此情形下，法院再次向原告釋明其應當提交涉案專利的檢索報告或專利權評價報告，并告知了法律的有關規定，原告表示其未向國家知識產權局提交專利檢索的申請。據此，法院認為，原告未能舉證證明其享有的涉案專利權合法、穩定，原告尚不符合起訴條件，其主體不適格，因此，法院駁回原告的起訴。

（二）關于被告申請中止審理的處理規則

在專利權侵權案件中，在原告起訴后，被告往往會采取一些反制措施，其中較為常見的是對原告的專利申請提出無效宣告。被告在提出無效宣告后，可向受理專利權侵權案件的法院提出中止訴訟，等待原告專利無效宣告審理的結果。

根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定(2020修正)》第五條規定，人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：

（一）原告出具的檢索報告或者專利權評價報告未發現導致實用新型或者外觀設計專利權無效的事由的；

（二）被告提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的；

（三）被告請求宣告該項專利權無效所提供的證據或者依據的理由明顯不充分的；

（四）人民法院認為不應當中止訴訟的其他情形。

根據上述條文可知，若存在以上三種具體情況，法院在被告提出中止訴訟申請后可以裁定不中止訴訟，其中該條文第一項則為若原告已提交了專利權評價報告的，法院可以不中止訴訟，因而，從該項中也可知專利權評價報告對于原告提交給法院的重要性。該條文第二項為被告提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的，該種情況下可以推斷出被告不構成侵權，因而也可不中止審理。該條文第三項為被告請求宣告該項專利權無效所提供的證據或者依據的理由明顯不充分的，該種情況下可以推斷出涉案專利被無效沒有可能性，因而也可不中止審理。該條文第四項為兜底條款。

（三）原告專利被國務院專利行政部門無效宣告，審理侵犯專利權糾紛案件的一審法院處理規則

被告對原告的專利提起無效宣告請求，且國務院專利行政部門經審查后作出宣告原告專利權無效的決定，即使原告將該決定向法院提起行政訴訟，此時，對于審理民事侵權訴訟的法院而言，該如何處理以該專利權為權利基礎起訴的民事案件呢？讓我們來看看。

根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)(2020修正)》第二條規定，權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被國務院專利行政部門宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基于該無效權利要求的起訴。

有證據證明宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權利人可以另行起訴。

專利權人另行起訴的，訴訟時效期間從本條第二款所稱行政判決書送達之日起計算。

根據上述條文可知，若國務院專利行政部門經審查后作出宣告原告專利權無效的決定，審理侵犯專利權糾紛案件的法院可以駁回起訴。這是因為國務院專利行政部門作出的無效決定被法院判決撤銷的概率較低，因而司法解釋作出規定，法院可依據國務院專利行政部門的無效宣告決定駁回起訴。若是之后該決定被行政判決撤銷，法律也賦予權利人可以重新起訴的權利。

（四）原告專利被國務院專利行政部門無效宣告，審理侵犯專利權糾紛案件的二審法院處理規則

若是國務院專利行政部門宣告原告專利無效的決定是在審理侵犯專利權糾紛案件的二審階段作出的，那么二審法院如何處理？讓我們來看看。

根據北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第10條: 當事人不服一審判決向二審法院提起上訴，在終審判決作出前，一審判決所依據的權利要求被專利復審委員會宣告無效的，一般應當撤銷一審判決，裁定駁回權利人基于該被宣告無效的權利要求的起訴。但是，有證據證明專利權人在法定期限內針對無效決定提起行政訴訟，在綜合考慮在案證據、涉案專利技術難度、被告抗辯理由等因素的情況下，根據當事人的申請，可以裁定中止二審案件的審理。

有證據證明專利復審委員會宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷，權利人另行起訴的，在沒有新的事實的情況下，應當參照原一審判決認定的事實和證據做出判決。

根據上述規定，若國務院專利行政部門宣告原告專利無效決定是在審理侵犯專利權糾紛案件的二審階段作出的，二審法院原則上應當撤銷一審判決，駁回原告起訴。但是，如果專利權人對無效決定提起行政訴訟的，二審法院可以考慮綜合因素，根據當事人的申請，可以裁定中止二審案件的審理，等待行政訴訟的結果。

另外，若二審法院選擇撤銷一審判決，駁回原告起訴后，專利復審委員會宣告權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的, 權利人又另行起訴，則另行起訴的一審法院在沒有新的事實的情況下應當參照原一審判決認定的事實和證據做出判決。

在侵權判定中，法院第二步是需要確定專利權的保護范圍，而專利權的保護范圍以權利要求為依據。然而，由于權利要求的撰寫非常抽象，在絕大部分專利侵權案件中，法院都需要對權利要求進行解釋，從而確定專利權的保護范圍。而專利權的保護范圍決定著被告的被訴侵權專利是否落入原告的保護范圍。對于法院如何確定專利權的保護范圍，請參見筆者已發表的《淺析專利訴訟中權利要求的解釋規則》一文。

法院在確定原告專利權的保護范圍后，會進行分析侵權產品或方法是否落入專利權的保護范圍，若落入則構成侵權，若不落入則不構成侵權。法院在認定侵權產品或方法是否落入專利權的保護范圍時，一般根據以下規則進行判定：1. 全面覆蓋原則。2. 等同原則。3. 禁止反悔原則。4. 捐獻原則。以上為司法實務中法院使用較多的規則，目前多余指定原則已不被法院采納。

（一）   全面覆蓋原則

根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條，被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍。

專利權利要求書中的每一項權利要求都包含一個獨立的技術方案。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條規定之中的“權利要求記載的全部技術特征”，是指當事人所主張的任意一項權利要求所對應的一個技術方案的全部技術特征，并非是當事人所主張的全部權利要求所記載的全部技術特征，也不是權利要求書中記載的全部權利要求所記載的全部技術特征。

因此，“全面覆蓋原則”是指應當審查被訴侵權技術方案是否包含了當事人所主張的涉案專利任意一項權利要求的全部技術特征，只要被訴侵權技術方案包含了權利人所主張的任意一項專利權利要求的全部技術特征，就應當認定其落入涉案專利權的保護范圍，使用了被訴侵權技術方案的產品即為侵犯涉案專利權的侵權產品[2]。

換言之，若原告主張被告侵犯了專利權中的多個權利要求，只要被訴侵權技術方案的技術特征全面覆蓋其中一個權利要求，則認定落入專利權的保護范圍。

例如，在吉林市昌邑區吉康綠谷種植專業合作社與吉林市東北生態農業發展有限責任公司侵害發明專利權糾紛一案中[3]，上訴人認為涉案專利權利要求共計10項，一審法院僅對比7項，專利權利要求6、8、10項未對比，違反了全面覆蓋原則。二審法院經審查后認為，該案中，原告東北生態公司作為專利權人明確在本案中要求以涉案專利權利要求1、2、3、4、5、7、9作為專利權保護范圍，原審法院將被訴侵權產品及方法中相應的技術特征與權利要求1、2、3、4、5、7、9記載的技術特征進行比對，并無不當。由此可見，被告完全誤解了全面覆蓋原則。

（二）   等同原則

在專利侵權判斷中，應將被訴侵權技術方案中的技術特征與原告所主張侵權的權利要求記載的技術特征進行一一對比，在全面覆蓋原則基礎中，運用相同或者等同原則進行判定。在司法實踐中，等同原則使用較多，本文進行詳述。

根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定(2020修正)》第十三條第二款的規定，等同特征，是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。

換言之，等同原則即是指法院在對原被告的技術方案進行比對中，若有一個或者一個以上技術特征與專利獨立權利要求保護的技術特征相比,從字面上看不相同,但經過分析可以認定二者是相等同的技術特征[4]。而該分析即為以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征，可簡稱為“三基本相同+無需創造性勞動”。

例如，在中山市東鳳鎮銘發電器廠與中山市納寶電器科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛一案[5]中，法院認為，圓柱形孔柱與導向槽的區別僅在于容納導向桿空間的具體設置方式不同，二者均為本領域常見的慣用手段，技術人員根據實際需要可以做出選擇，屬于技術手段的等同替換。

綜上，被訴侵權產品底座的“上蓋板凹槽孔+圓柱形孔柱”技術特征與涉案專利權的導向槽相比，系以基本相同的手段，實現相同的功能和效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征，因此屬于等同特征，結合其他綜合情況，被告構成侵害了原告的專利權。

功能性特征的等同判定規則

功能性特征有些特殊，其等同判定規則會稍有不同。

根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)(2020修正)》第八條第二款規定，與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或者等同。

根據該條規定可知，對于功能性特征的等同判定中，遵循的是“以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果”與上述“三基本相同”略有區別，需要值得關注，但在“無需創造性勞動”方面與上述一致。

等同特征的舉證

根據北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》第44條規定，被訴侵權技術方案構成等同侵權應當有充分的證據支持，權利人應當舉證或進行充分說明。

根據上述規定可知，對于等同侵權的舉證責任由權利人承擔，那么權利人如何證明構成等同侵權呢？根據以上分析可知，要證明等同侵權，需要證明“三基本相同+無需創造性勞動”。

對于“三基本相同”要件，基本相同的手段，是指被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征在技術內容上并無實質性差異。基本相同的功能，是指被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征在各自技術方案中所起的作用基本相同。被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征相比還有其他作用的，不予考慮。基本相同的效果，是指被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征在各自技術方案中所達到的技術效果基本相當。被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征相比還有其他技術效果的，不予考慮[6]。

對于“無需創造性勞動就能夠想到”要件，是指對于本領域普通技術人員而言，被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征相互替換是容易想到的。在具體判斷時可考慮以下因素：兩技術特征是否屬于同一或相近的技術類別；兩技術特征所利用的工作原理是否相同；兩技術特征之間是否存在簡單的直接替換關系，即兩技術特征之間的替換是否需對其他部分作出重新設計，但簡單的尺寸和接口位置的調整不屬于重新設計[7]。

原告舉證時要根據以上要件進行積極舉證，才能完成等同侵權的舉證責任。

（三）   禁止反悔原則

被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求中的技術特征是否等同進行判斷時，被訴侵權人可以專利權人對該等同特征已經放棄、應當禁止其反悔為由進行抗辯。禁止反悔，是指在專利授權或者無效程序中，專利申請人或專利權人通過對權利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護范圍，在侵犯專利權訴訟中確定是否構成等同侵權時，禁止權利人將已放棄的內容重新納入專利權的保護范圍[8]。

“禁止反悔”的舉證規則：

第一步：禁止反悔的適用以被訴侵權人提出請求為前提，并由被訴侵權人提供專利申請人或專利權人反悔的相應證據[9]。

第二步：權利人對被訴侵權人提供的相應證據舉出反證，證明被告提交的通過對權利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護范圍證據的否定。

若權利人能舉證證明在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。[10]

（四）   捐獻原則

根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條規定，對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。

該條是對捐獻原則的具體闡述，即若技術方案在說明書或者附圖中描述而未寫入權利要求的，那么該技術方案即視為捐獻給公眾，不得適用等同原則，被納入專利權的保護范圍。

在中國船舶重工集團公司第七一一研究所、上海齊耀熱能工程有限公司與阿爾法拉瓦爾股份有限公司侵害發明專利權糾紛一案[11]中，法院認為，在適用捐獻規則時，應當注意以下兩個方面：首先，認定權利要求中是否記載特定技術方案，應當考慮權利要求書的整體情況。如果權利人僅依據權利要求書中的部分權利要求主張侵權，即使該部分權利要求中未記載，但在其他相關權利要求中已明確記載的技術方案，即表明權利人在撰寫權利要求書時有意將該技術方案納入專利保護范圍，不屬于僅在說明書中記載，但在權利要求書中棄之不顧予以“捐獻”的情形。

其次，本條規定的在權利要求中“未記載的技術方案”，是指未能將該技術方案納入權利要求所限定的保護范圍，并不要求權利要求中的相關表述與該技術方案對應一致。權利人通過上位概括等方式納入權利要求保護范圍的特定技術方案，不屬于“未記載的技術方案”。

由該案可知，在適用捐獻規則時，若在專利侵權案件中，權利人所主張的權利要求中未有記載說明書的技術方案，但是未主張的權利要求進行了記載，則不屬于捐獻的情形。另外，權利要求中若以上位概括等方式納入權利要求保護范圍的特定技術方案，不屬于捐獻的情形。